寶山商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定：“申請(qǐng)寶山商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人既有的在先公民權(quán)利……”此條規(guī)定的在先權(quán)利是指在系爭(zhēng)寶山商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日之前已經(jīng)拿下的，除商標(biāo)權(quán)以外的其他權(quán)利，包括武進(jìn)權(quán)、著作權(quán)、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)、姓名權(quán)、肖像權(quán)以及不應(yīng)保護(hù)措施的其他合法在先基本權(quán)利。其中，以在先著作權(quán)對(duì)抗已商標(biāo)是商標(biāo)版權(quán)保護(hù)案件中非常常見的現(xiàn)象。下面聯(lián)貝以一罪案例分析在先著作權(quán)VS已注冊(cè)商標(biāo)。

一

基本內(nèi)情

爭(zhēng)議性商標(biāo)：

涉案作品：

第15657687號(hào)“加德斯 JIADESI及圖”商標(biāo)(下述稱爭(zhēng)議商標(biāo))由張衛(wèi)橋(即本案被申請(qǐng)人)于2014年11月6日提交注冊(cè)申請(qǐng)，于2015年12月28日取得注冊(cè)，核定使用在第7類“龍鋸、噴漆噴槍”等消費(fèi)上。2016年4月11日，該商標(biāo)被陳為歡(即本案申請(qǐng)人)提出不予標(biāo)志著允諾。申請(qǐng)人稱：申請(qǐng)人對(duì)“加德斯 GATES及圖”服裝設(shè)計(jì)作品給予在先著作權(quán)，爭(zhēng)議商標(biāo)與申請(qǐng)人美術(shù)作品圖形部分僅僅一樣，被申請(qǐng)人與申請(qǐng)人為在同一區(qū)域的陪同，理應(yīng)知曉申請(qǐng)人的商標(biāo)存在，爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)損害了申請(qǐng)人的在先著作權(quán)。請(qǐng)求依據(jù)《商標(biāo)法》第三十二條等規(guī)定對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)要求無效宣告。異議，被申請(qǐng)人聽證稱：爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)未強(qiáng)制執(zhí)行《商標(biāo)法》第三十二條的規(guī)定，請(qǐng)求維持其注冊(cè)。

二

裁定結(jié)果

商標(biāo)評(píng)審團(tuán)經(jīng)審理認(rèn)為, 申請(qǐng)人所述的“加德斯 GATES及圖”作品(以下稱涉案作品)由繁體字“加德斯”、簡(jiǎn)寫“GATES”及圖形構(gòu)成，爭(zhēng)議商標(biāo)“加德斯 JIADESI及圖”漢字與涉案作品漢字相同、圖形部分與涉案作品圖形構(gòu)成高度近似，故爭(zhēng)議商標(biāo)與申請(qǐng)人涉案作品構(gòu)成重大相像。由申請(qǐng)人提交的證據(jù)考證，涉案作品于2005年4月25日提出商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，并從2008年4月開始在廣州市作為店鋪門面使用至今，交織其提交的《作品登記證書》可以認(rèn)定申請(qǐng)人對(duì)涉案作品享有在先著作權(quán)。申請(qǐng)人涉案作品在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日之前已作為商標(biāo)公開使用于零售商活動(dòng)中，由被申請(qǐng)人提交的證據(jù)可知，其與申請(qǐng)人同為廣東地區(qū)的同行業(yè)者，存在接觸該作品的可能。在此情形下，被申請(qǐng)人未經(jīng)申請(qǐng)人許可注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)的使用暴力損害了申請(qǐng)人的在先著作權(quán)，已構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十二條所禁止的“損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”之情形。

三

典型含義

在先著作權(quán)與商標(biāo)權(quán)爭(zhēng)端，是涉及在先權(quán)利條款的案件中更加常見的案件類型之一。未經(jīng)出版者的許可，將他人享有著作權(quán)的作品申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，應(yīng)認(rèn)定為對(duì)他人在先著作權(quán)的損害。該種情形的定義訴訟法為：

(1)在系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)之前他人已在先享有著作權(quán);

(2)系爭(zhēng)商標(biāo)與他人在先享有著作權(quán)的作品相同或者實(shí)質(zhì)性相似;

(3)系爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人接觸過或者有可能接觸到他人享有著作權(quán)的作品;

(4)系爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人未經(jīng)著作權(quán)人的許可。

本案在認(rèn)定爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)是不是損害了申請(qǐng)人在先著作權(quán)時(shí)，方針考量了以上四個(gè)適用要件。在判定被申請(qǐng)人接觸過或者有可能接觸到申請(qǐng)人享有著作權(quán)的涉案作品時(shí)，中心等重新考慮被申請(qǐng)人提交的在案證據(jù)，具體其與申請(qǐng)人同為廣東地區(qū)的同行業(yè)者，進(jìn)一步證實(shí)了被申請(qǐng)人有可能接觸到申請(qǐng)人享有著作權(quán)的涉案作品的顯然。其對(duì)將來該類型案件的審理，具有一定的借鑒和聘請(qǐng)意義。

我國著作權(quán)實(shí)行自愿性登記規(guī)范，著作權(quán)登記助理警察機(jī)關(guān)對(duì)登記主管機(jī)關(guān)進(jìn)行形式審查，因此有數(shù)著作權(quán)登記證書非常足以確實(shí)他人作品在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)日和已作曲完工并公開發(fā)表，不須有在先設(shè)計(jì)及公開發(fā)表的證據(jù)佐證。例如，申請(qǐng)人可以提交委托設(shè)計(jì)合同、發(fā)票、影像以及在相關(guān)媒體上公開展示該美術(shù)作品等證據(jù)，這部分證據(jù)對(duì)于確定申請(qǐng)人作品創(chuàng)作完成及公開發(fā)表的時(shí)間具有更為重要的作用。此外，侵害他人著作權(quán)強(qiáng)調(diào)的是未經(jīng)授權(quán)的鏡像、日出版，如果商標(biāo)注冊(cè)人有證據(jù)證明爭(zhēng)議商標(biāo)出自于其獨(dú)創(chuàng)完成的作品，或者其申請(qǐng)注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)的行為經(jīng)過著作權(quán)人授權(quán)，那么即使?fàn)幾h商標(biāo)與他人享有在先著作權(quán)的作品構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相似，也過失然認(rèn)定爭(zhēng)議商標(biāo)侵犯了他人的現(xiàn)有在先著作權(quán)。

實(shí)際上，由于在認(rèn)定是否構(gòu)成作品、著作權(quán)的歸屬以及是否侵權(quán)方面存在一些不確定因素，因此理念中要根據(jù)個(gè)案的具體情況，結(jié)合《著作權(quán)法》和《商標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定作出直接判斷，要具備著作權(quán)保護(hù)與管理基本的商標(biāo)管理制度。一方面，要遏制不當(dāng)利用他人享有在先著作權(quán)的作品申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的行為，以保護(hù)著作權(quán)人的在先智力成果，更好地保護(hù)和鼓勵(lì)創(chuàng)意;另一方面，也要理清正常的商標(biāo)注冊(cè)使用行為與侵犯著作權(quán)行為之間的疆界，避免矯枉過正，切實(shí)維護(hù)正常的商標(biāo)制度和不合理誠信的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。

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